XX有限公司商标侵权一案
2012/5/26

    365bet正网注册_365bet赔率怎么看_365bet体育足球江化莺、钟飚实习律师依法接受X市XX塑胶鞋业有限公司(以下简称XX鞋业)的委托,担任其涉嫌商标侵权复议案的代理人。依据本案证据材料以及对本案事实的了解,现就本案发表如下法律意见:
    一、从商标法中的商标使用本身含义来看,XX鞋业的定牌加工行为不构成商标侵权。
    根据商标法实施条例的规定,商标法中的商标使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。从此解释可以看出,商标法中的商标使用是有其特定涵义的,作为商标法意义上的对商标的“使用”,应与一般文法意义上的“使用”不同,它还涉及一个流通和交换的应用领域问题。对“使用”一词的理解,不能仅仅停留在其字面日常用义的层面,而要结合其行为目的及其后果来综合理解、领会商标法中商标使用的含义。
    涉外定牌加工是否构成商标侵权,其实质是涉及到“商标使用”的概念。商标,顾名思义,是商品或服务的标识,作为区别于同类商品或服务的标识,它的基础应该是市场。只有在市场环境下,才存在着使用商标来区分同类商品或服务的问题,从而使消费者能够将这些商品同来自其他厂商的商品区别开来,以保护消费者获取正确的商品信息。离开市场这个前提,商标的作用就无法体现。在涉外定牌加工生产中,由于加工企业生产的产品完全出口,并未进入中国境内的商品市场或者服务领域,国内的相关公众在市场上根本没有机会接触到该产品,谈不上发生混淆和误认的后果。在加工环节上虽然在产品上贴上商标,但涉外定牌加工出来的只是劳动产品,而不是商品。商品是进入流通的劳动产品,但并非所有的劳动产品都是商品。因此,在本案涉外定牌加工中,由于定牌加工的环节还未形成为商标法意义上的“商品”,认定为是《商标法》第52条的“商标使用”是否准确适宜?因此,据此X市工商局认定XX鞋业商标侵权不合法。
    此外,定牌加工中的承揽方交付加工成果给定作人的行为,是承揽方履行其合同义务的行为,定牌产品的销售经营权归定作人,承揽人仅仅收取加工费用。所以交付加工成果的行为不构成销售行为。定牌产品仍然在定作人控制领域,没有进入流通领域,所以,交付加工成果中的商标使用也不构成商标法中的商标使用。
    再次,从定牌加工的法律特征来看,定牌中的商标使用有别于商标许可使用中的商标使用。定牌加工作为一种特殊的承揽形式,其法律特征表现在:(1)定作人对用于定牌的商标享有商标权(包括许可使用权);(2)承揽人不享有定牌产品上的商标权利;(3)加工的定牌产品应返回给定作人或定作人指定的途径处理;(4)承揽人应在产品上依法标明定作人的名称、地址及产地等信息。所以,从定牌加工的法律特征来看,定牌加工中的商标使用有别于商标许可使用中的商标使用,因为:
(1)主体间的相互关系不同。定牌加工中委托人和接受委托人之间形成的是一种委托和接受委托完成一定工作和任务的关系,即承揽法律关系;而商标许可使用关系中,针对的是商标权的使用许可,双方形成的是商标权使用许可与被许可的法律关系。
(2)商标的使用性质不同。
定牌加工商品上的商标的实际使用者是定作人,承揽人不过是定作人在定牌加工的商品上使用商标行为的实施者,承揽人的商标使用行为是在定作人的指示下进行的,并且是为了履行加工承揽合同义务在定牌产品上的附带性使用,更是承揽人为完全履行其合同义务所必不可少的使用,从商标使用的性质来看,这里的承揽把商标贴附在产品包装和产品上的这种使用商标行为,是加工行为的一部分,承揽人在定牌加工中并不构成商标法意义上的商标使用,由于产品还没有进入流通领域,不是基于商标的功能——识别不同的生产者、经营者——而使用商标,所以这里的真正的商标使用人为定作人,而非承揽人,定牌加工中的这种使用方式不仅不是用来区别承揽人生产的产品的来源,而恰恰为了定作人区别产品的来源,所以,对承揽人而言,在定牌加工中使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用;而在商标使用许可关系中,被许可人经商标权人许可的商标使用,是受自己的意志控制下的使用行为,商标使用的主体是被许可人,这也正是商标使用许可关系缔结的目的所在。
(3)商标权的处分方式不同。在定牌加工中,定作人对用于定牌的商标享有商标权(包括许可使用权),而承揽人不享有定牌产品上的商标权利,定牌加工承揽人按照约定完成产品的加工和生产,就是履行了合同义务,定牌加工不涉及商标使用许可,假如接受定牌的承揽人不在生产的产品上贴上委托方的注册商标,恰恰是没有履行定牌加工合同约定的义务,构成违约;而在商标使用许可关系中,发生的商标使用权的转移,即商标使用权从许可方转移到被许可方。
(4)商标使用的法律后果不同。在定牌加工中,承揽人按照定作人的指示,将商标贴附在承揽加工的产品上,然后将产品交给定作人,由定作人进行销售,售后服务和产品责任都由定作人负责和承担,这也就是本案中定作人与承揽人之间为什么另行签订售后服务协议的原因所在;而在商标许可使用关系中,被许可人在自己生产的产品上贴上许可人许可使用的商标,商标被许可使用人有义务保证其使用商标的产品的质量,产品的售后服务和产品责任都由被许可人负责和承担。
本案由于定牌加工中承揽人的使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用;商标法上的意义上的商标使用人为定作人,即本案中的X市A鞋业有限公司(以下简称A公司),而A公司是经商标权人美国B集团公司的许可使用该注册商标。所以,XX鞋业的定牌加工既不构成侵犯美国B集团公司商标专用权,因为这里的商标使用人是A公司而不是XX鞋业;同时,XX鞋业与A公司也不构成共同侵权,因为A公司是经过注册商标所有人许可的有权的合法使用。所以,工商部门认定XX鞋业的定牌加工行为构成侵犯美国B集团公司商标权不能成立。
    二、从侵权理论上看,本案涉外定牌加工不符合侵权构成要件。
    从侵权的一般构成理论而言,损害事实是侵权行为成立的必要条件之一。在涉外定牌加工中,定牌加工的企业生产的产品完全出口,并未进入中国境内的流通领域,中国消费者在流通领域根本看不到该商品,权利人既未受到实际损害,也不可能受到损害。因此,并不符合侵权构成条件。认定侵权是否适宜。
    三、从履行国际义务上看,《与贸易有关的知识产权协议》并未明确规定涉外定牌加工行为构成商标侵权。
    在当前国际金融危机形势下,对涉外定牌加工行为从低掌握,以不构成侵权处理,并不违反国际条约规定的义务。而且,对涉外定牌加工产品的监管责任主要应由商品流入国依照其法律监管,如在海关上不让进口,或在流入国实行市场监管,更符合国际上发达国家的通行做法,而不宜由涉外定牌加工所在国承担过重的国际义务。
    四、在2009年1月7日至9日召开的“知识产权审判如何应对金融危机对实体的冲击暨服务外包法律论坛”上,对此问题亦进行了讨论。
    北京市高级人民法院知识产权庭陈锦川庭长认为,商标侵权判断应该考虑商标的本质和功能:商标是区别商品来源的标志,依附于商品;商标只有使用在商品上并投入市场,才能发挥其功能、体现其价值;商标权的核心在于避免混淆。应该从这个意义上来理解商标法第五十二条第一款及商标法实施条例的相关规定。Trips协议第16条第1款也明确要求,商标侵权应该以造成混淆或者有造成混淆的可能为条件。涉外定牌加工如果基于有权使用商标的人的明确委托,加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权。
    浙江省高级人民法院知识产权庭高毅龙审判长认为,涉外定牌加工中的商标侵权认定问题,不仅是法律问题,也是经济问题,还是司法政策的选择和利益平衡问题。他提出,对于涉外定牌加工中在相同商品上使用了相同商标的,应当认定为侵权。对于在不相同商品上使用相同或不同商标的,或者将不相同商标使用在相同或不相同商品上的,不认定构成商标侵权。因为涉外定牌加工的商品产品不在国内销售,国内的消费者也没有发生混淆的可能,法律上不认定为类似商品;同时,贴牌产品的商标与国内注册商标不相同,在产品全部外销的情况下,国内消费者也没有发生混淆的可能,在法律上不认定为近似商标。广东省高级人民法院知识产权庭林广海庭长认为,绝对不能把商标管理等同于枪支管理,商标监管制度可以采取更宽松的政策。当特殊时期出现特定现实需要时,司法政策应作出新的考量,适当放宽对涉外定牌加工中承揽人侵权标准的把握,认定不侵权或减免赔偿责任,在主观上没有明显过错时不承担赔偿责任。
    福建省高级人民法院知识产权庭吴新民庭长介绍了福建法院对涉外定牌加工中涉及的商标侵权问题的司法实践。他指出,福建法院从严把握涉外定牌加工商标侵权的认定,主要体现在:1.在侵权认定标准上从严把握,例如对“类似商品”与“近似商标”作从严解释。2.在侵权赔偿数额上从严把握。由于涉外定牌加工的商品未在国内流通,未造成权利人的实际损失,仅需判决侵权人赔偿权利人制止侵权的合理费用。3.受托人及出口代理商有合理抗辩理由的,不认定构成侵权。例如定做人与国内商标权人的权利均源于同一人、国内权利人拥有商标使用权等。
    五、根据相关判例也可以看出,关于定牌加工侵权的定性要严格界定。
    上海高级人民法院(2009)沪高民三(知)终字第65号民事判决,其判决认为,“……商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能,侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏,使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中,被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品,涉案产品全部出口至美国,未在中国境内销售,中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品,不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外,在定牌加工关系中,境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施,但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义,并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。”
    六、从XX鞋业提交的证据足以说明其是受A鞋业委托加工B集团公司的许可A鞋业使用注册商标的产品。因此XX鞋业的加工行为是有事实和法律依据,其委托加工不构成商标侵权。
    综上,本律师认为对于XX鞋业定牌加工的行为是否构成商标侵权应从定作人是否获得授权、产品是否进入国内流通领域、以及是否造成商标所有权人的损失等方面综合考虑,认定本案X市XX塑胶鞋业有限公司不构成商标侵权既符合定牌加工行业惯例,也能兼顾到法律效益和社会效益的统一。
    

                                                          

 
 
版权所有:365bet正网注册_365bet赔率怎么看_365bet体育足球 投诉电话:0591-85278610 技术支持:第五财富网技术部 闽ICP备07500209号
联系地址:福建省福清市清昌大道诚丰世纪园6#楼二层(福清市公安局斜对面) 传真:0591-85161019 邮编:350300